Registro de Marca

Todo sinal distintivo visualmente perceptível, quando não compreendido nas proibições legais, é passível de registro como marca.

Ressalta-se que esta atuação do advogado poderá ocorrer tanto na esfera judicial quanto na administrativa, dependendo da natureza do direito e da previsão legal.

Nesta vala, verifica-se que nem sempre a Assessoria Jurídica Preventiva é o suficiente, já que o litígio, por vezes, se torna inevitável, visto que há os transgressores da lei e, por conseguinte dos direitos alheios.

Como Utilizá-la

Marca de Produto – Aquela usada para distinguir o produto de outros idênticos, semelhantes ou afins.

Marca de Serviço – Aquela usada para distinguir o serviço de outros idênticos, semelhantes ou afins.

Marca Coletiva – Aquela usada para identificar produtos ou serviços provindos de membros de uma determinada entidade.

Marca de Certificação – Aquela que destina-se a atestar a conformidade de um produto ou serviço com determinadas normas ou especificações técnicas, notadamente quanto à qualidade, natureza, material utilizado e metodologia empregada.

Como Apresentá-la

Nominativa – Constituída apenas por palavras ou combinação de letras e/ou algarismos, sem desenho, imagem, figura ou letras estilizadas.

Figurativa – Constituída apenas por desenho, imagem, figura ou qualquer forma estilizada de letra e número, isoladamente, bem como dos ideogramas de línguas tais como japonês, chinês, hebraico, etc.

Mista – Constituída pela combinação de elementos nominativos e figurativos, ou de elementos nominativos na forma estilizada.

Tridimensional – Constituída pela forma plástica de produto ou de embalagem, cuja forma tenha capacidade distintiva e necessariamente incomum do produto.

Não são registráveis como marca:

I – brasão, armas, medalha, bandeira, emblema, distintivo e monumento oficiais, públicos, nacionais, estrangeiros ou internacionais, bem como a respectiva designação, figura ou imitação;

II – letra, algarismo e data, isoladamente, salvo quando revestidos de suficiente forma distintiva;

III – expressão, figura, desenho ou qualquer outro sinal contrário à moral e aos bons costumes ou que ofenda a honra ou imagem de pessoas ou atente contra liberdade de consciência, crença, culto religioso ou idéia e sentimento dignos de respeito e veneração;

IV – designação ou sigla de entidade ou órgão público, quando não requerido o registro pela própria entidade ou órgão público;

V – reprodução ou imitação de elemento característico ou diferenciador de título de estabelecimento ou nome de empresa de terceiros, suscetível de causar confusão ou associação com estes sinais distintivos;

VI – sinal de caráter genérico, necessário, comum, vulgar ou simplesmente descritivo, quando tiver relação com o produto ou serviço a distinguir, ou aquele empregado comumente para designar uma característica do produto ou serviço , quanto à natureza, nacionalidade, peso, valor, qualidade e época de produção ou de prestação do serviço, salvo quando revestidos de suficiente forma distintiva;

VII – sinal ou expressão empregada apenas como meio de propaganda;

VIII – cores e suas denominações , salvo se dispostas ou combinadas de modo peculiar e distintivo;

IX – indicação geográfica, sua imitação suscetível de causar confusão ou sinal que possa falsamente induzir indicação geográfica;

X – sinal que induza a falsa indicação quanto à origem, procedência, natureza, qualidade ou utilidade do produto ou serviço a que a marca se destina;

XI – reprodução ou imitação de cunho oficial, regularmente adotada para garantia de padrão de qualquer gênero ou natureza;

XII – reprodução ou imitação de sinal que tenha sido registrado como marca coletiva ou de certificação por terceiro, observado o disposto no art. 154;

XIII – nome, prêmio ou símbolo de evento esportivo, artístico, cultural, social, político, econômico ou técnico, oficial ou oficialmente reconhecido, bem como a imitação suscetível de criar confusão , salvo quando autorizados pela autoridade competente ou entidade promotora do evento;

XIV – reprodução ou imitação de título, apólice, moeda e cédula da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios, dos Municípios, ou de país;

XV – nome civil ou sua assinatura, nome de família ou patronímico e imagem de terceiros, salvo com consentimento do titular, herdeiros ou sucessores;

XVI – pseudônimo ou apelido notoriamente conhecidos, nome artístico singular ou coletivo, salvo com consentimento do titular, herdeiros ou sucessores;

XVII – obra literária, artística ou científica, assim como os títulos que estejam protegidos pelo direito autoral e sejam suscetíveis de causar confusão ou associação, salvo com consentimento do autor ou titular;

XVIII – termo técnico usado na indústria, na ciência e na arte, que tenha relação com o produto ou serviço a distinguir;

XIX – reprodução ou imitação, no todo ou em parte, ainda que com acréscimo, de marca alheia registrada, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com marca alheia;

XX – dualidade de marcas de um só titular para o mesmo produto ou serviço, salvo quando, no caso de marcas de mesma natureza, se revestirem de suficiente forma distintiva;

XXI – a forma necessária, comum ou vulgar do produto ou de acondicionamento, ou, ainda, aquela que não possa ser dissociada de efeito técnico;

XXII – objeto que estiver protegido por registro de desenho industrial de terceiro; e

XXIII – sinal que imite ou reproduza, no todo ou em parte, marca que o requerente evidentemente não poderia desconhecer em razão de sua atividade, cujo titular seja sediado ou domiciliado em território nacional ou em país com o qual o Brasil mantenha acordo ou que assegure reciprocidade de tratamento, se a marca se destinar a distinguir produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com aquela marca alheia.

A propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente expedido, conforme as disposições da Lei da Propriedade Industrial, sendo assegurado ao seu proprietário o direito de uso exclusivo em todo o território nacional.

Ao proprietário da marca ou ao solicitante é ainda assegurado o direito de:

I – ceder seu registro ou pedido de registro;

II – licenciar seu uso;

III – zelar pela sua integridade material ou reputação.

A proteção abrange o uso da marca em papéis, impressos, propaganda e documentos relativos à atividade do proprietário.

O registro da marca, através de sua identificação pelo consumidor, pode proporcionar uma parcela estável de mercado, tornando-se um valioso ativo da empresa, além de ser também, um mecanismo de defesa contra a concorrência desleal.

Desvantagens da marca não registrada

1. Uma marca sem registro é uma marca sem proprietário;

2. Qualquer pessoa ou sociedade pode utilizá-la, sem nenhuma restrição;

3. O criador pode perder sua própria marca, pois outros interessados podem entrar com o pedido de registro, e com o registro concedido, poderá impedir o criador de utilizá-la.

1. Estudo de viabilidade – Busca de anterioridades no banco de dados do INPI.

2. Entrada do pedido de registro de marca – O mesmo será submetido a exame formal e, não havendo nenhuma exigência, será publicado na Revista da Propriedade Industrial (RPI) para que terceiros possam apresentar eventuais oposições contra o pedido, caso sintam-se prejudicados, respeitado o prazo de 60 dias a contar da referida publicação.

3. Acompanhamento e assessoria do processo – Passo importante para que o processo não seja arquivado, evitando a perda de prazos, que são irrecorríveis. A Informe Federal, como sua procuradora, realiza todo o acompanhamento do seu pedido, efetuando também a vigilância efetiva da sua marca, para que terceiros não autorizados a utilizem, evitando assim a concorrência desleal.

4. Decorrido o prazo de oposição e ao final do prazo de manifestação / defesa do requerente (que também é de 60 dias), o pedido estará liberado para exame, respeitada a ordem cronológica do depósito. Durante o exame, poderão ser formuladas exigências, que deverão ser respondidas no prazo de 60 dias.

5. Se a exigência não for respondida dentro do prazo, o pedido será definitivamente arquivado. Caso respondida a exigência, o exame prosseguirá.

6. Concluído o exame, seu pedido será deferido ou indeferido. Há ainda a possibilidade do examinador sobrestar o seu pedido, ou seja, deixá-lo pendente de decisão até que a situação que impede seu prosseguimento normal se resolva definitivamente.

7. Deferido o pedido, você deverá pagar as retribuições devidas à expedição do certificado e ao primeiro decênio de vigência do registro, dentro de um prazo de 60 dias.

8. Concessão de registro – Recolhidas as retribuições, será publicado na RPI a concessão do registro, e o certificado de registro será emitido e entregue no prazo de 60 dias.

9. Se o seu pedido for indeferido, poderá ser interposto recurso contra tal decisão no prazo de 60 dias, contado da data da publicação da decisão na RPI. Já a decisão do recurso será proferida pelo Presidente do INPI e, em havendo a manutenção do indeferimento, estará encerrada a instância administrativa. Caso a decisão em 2ª instância seja favorável, seu pedido será então deferido.

Prazo de Validade

O prazo de proteção legal do registro de marca é de 10 anos, contados a partir da data da concessão. Esse prazo é prorrogável, a pedido do titular por períodos iguais e sucessivos. Caso contrário, será extinto o registro e a marca estará, em princípio, disponível ao público.

Fases do Registro

Após a concessão da marca, poderão ocorrer:

Processo Administrativo de Nulidade (PAN) – Dentro do prazo de 180 dias, tanto o INPI quanto terceiros podem propor a instauração de um PAN, caso o registro tenha sido concedido em desacordo com a Lei. Após a publicação oficial, você terá 60 dias para se manifestar. A presidência do INPI é que decidirá sobre a nulidade total ou parcial do registro.

Ação de Nulidade – Fora do âmbito administrativo do INPI, a Lei da Propriedade Industrial prevê ainda a ação de nulidade, que poderá ser proposta por terceiros ou pelo INPI, dentro do prazo de até 5 anos da data de concessão do registro.

Caducidade – Depois de 5 anos de registro concedido, abre-se o prazo para que interessados na marca possam solicitar a caducidade. Caso ocorra, você deverá justificar o desuso por razões legítimas ou provar o uso da marca conforme consta no certificado de registro nos últimos 5 anos a contar da data do pedido de caducidade. Este meio existe para que não haja monopólio de marcas registradas sem o uso efetivo no mercado.

Tem como objetivo conhecer o valor real da marca para desenvolvimento de negócios e/ou incorporação do valor da mesma ao patrimônio da empresa:

– aumentar o patrimônio e imobilizado da empresa;

– reduzir o grau de endividamento da empresa face ao aumento do patrimônio líquido;

– aumento do valor patrimonial por cotas/ação para alcançar um valor econômico mais alto para efeito de negociação societária;

– garantia para financiamentos junto a instituições financeiras;

– crescimento do prestígio da empresa junto aos clientes, fornecedores e outros;

– não pagamento de imposto de renda sobre o valor de avaliação desde que o valor seja contabilizado na reserva de reavaliação espontânea do patrimônio líquido.

Conforme a Resolução 121/05 do INPI, marca de alto renome é aquela que goza de uma autoridade incontestável, de um conhecimento e prestígio diferidos, resultantes da sua tradição e qualificação no mercado e da qualidade e confiança que inspira, vinculadas, essencialmente, à boa imagem dos produtos ou serviços a que se aplica, exercendo um acentuado magnetismo, uma extraordinária força atrativa sobre o público em geral, indistintamente, elevando-se sobre os diferentes mercados e transcendendo a função a que se prestava primitivamente, projetando-se apta a atrair clientela pela sua simples presença.

O requerente da proteção especial de que trata o art. 125 da LPI deverá apresentar ao INPI, incidentalmente, no ato da oposição ou do processo administrativo de nulidade de registro de marca de terceiro que apresente conflito com a marca invocada de alto renome, as provas cabíveis à comprovação do alto renome da marca no Brasil, podendo apresentar, em caráter suplementar às provas voluntariamente por ele coligidas, os seguintes elementos informativos:

1) data do início do uso da marca no Brasil;

2) público usuário ou potencial usuário dos produtos ou serviços a que a marca se aplica;

3) fração do público usuário ou potencial usuário dos produtos ou serviços a que a marca se aplica, essencialmente pela sua tradição e qualificação no mercado, mediante pesquisa de opinião ou de mercado ou por qualquer outro meio hábil;

4) fração do público usuário de outros segmentos de mercado que, imediata e espontaneamente, identifica a marca com os produtos ou serviços a que ela se aplica, mediante pesquisa de opinião ou de mercado ou por qualquer outro meio hábil;

5) fração do público usuário de outros segmentos de mercado que, imediata e espontaneamente, identifica a marca essencialmente pela sua tradição e qualificação no mercado, mediante pesquisa de opinião ou de mercado ou por qualquer outro meio hábil;

6) meios de comercialização da marca no Brasil;

7) amplitude geográfica da comercialização efetiva da marca no Brasil e, eventualmente, no exterior;

8) extensão temporal do uso efetivo da marca no mercado nacional e, eventualmente, no mercado internacional;

9) meios de divulgação da marca no Brasil e, eventualmente, no exterior;

10) extensão temporal da divulgação efetiva da marca no Brasil e, eventualmente, no exterior;

11) valor investido pelo titular em publicidade/propaganda da marca na mídia brasileira nos últimos 3 (três) anos;

12) volume de vendas do produto ou a receita do serviço nos últimos 3 (três) anos;

13) valor econômico da marca no ativo patrimonial da empresa.

Ao constituir uma pessoa jurídica é criado um nome empresarial (antiga razão social) e um título de estabelecimento, que poderá ser a sua marca ou não.

Definido o nome empresarial, é realizada uma pesquisa no banco de dados da Junta Comercial do seu Estado ou cartórios de sua cidade, para a certificação de que não exista outra sociedade já utilizando o mesmo nome.

A Junta Comercial ou o Cartório, como órgãos regionais independentes, lhe garantem o direito de registro do nome empresarial e do estabelecimento comercial, não cabendo a eles o direito de conceder a proteção de uma marca.

Antes de criar uma marca, para se certificar de que você não estará se utilizando de um bem já registrado por outro, aconselhamos uma consulta no banco de dados do INPI – Instituto Nacional da Propriedade Industrial, autarquia federal, responsável pela concessão e manutenção dos registros de marcas no Brasil.

Para evitar transtornos futuros para você empreendedor, evite copiar ou adaptar nomes ou marcas já existentes.

Conflitos entre nomes Empresariais

Caberá a Junta Comercial de cada estado analisar e apreciar a colidência entre os nomes empresariais, uma vez que não podem ser arquivados, atos de empresas mercantis com nomes idênticos ou semelhantes a outro já existente.

Toda constituição de nome empresarial é publicada no Diário Oficial para que terceiros tomem conhecimento e se manifestem, caso se sintam prejudicados com o novo nome.

A partir desta publicação, abre-se o prazo de 10 (dez) dias úteis para que os prejudicados apresentem o Recurso Administrativo ao Plenário da Junta Comercial, para que seja reexaminado o nome adotado, no intuito de evitar o conflito entre sociedades com nomes idênticos ou semelhantes no mesmo segmento mercadológico.